アップル-サムソン知財紛争早わかり(4)

サムスンの特許権(東京地裁及び知財高裁)―標準化技術の特許問題―

 標準特許4642898(3GPP世代のUMTS規格として推進されているW-CDMA技術に関する送受信方法及び装置)
2011(H23)年 4月21日 東京地裁へサムスンが特許4642898に基づきアップル製品の仮処分申請
 9月16日 アップルは、自社製品に関してサムスンの標準特許4642898号の損害賠償をする必要が無い事を確認する訴訟を提起(債務不存在確認訴訟)
2013(H25)年 6月21日 東京地裁(特許権仮処分命令申立) 特許4642898号に基づくiPhone4及びiPad2Wi-Fi+3G(平成23(ヨ)22027の係争品)並びにiPhone4S(平成23(ヨ)22098の係争品)の差し止め請求権の行使は権利濫用に当たる(大鷹一郎裁判長)。
 6月21日 東京地裁46部判決(平成23(ワ)38969 (債務不存在確認請求)大鷹一郎裁判長)iPhone 4及びiPad2Wi-Fi+3Gは特許4642898号の範囲内(侵害認定) で、本件特許に無効事由は無い。しかし、サムソンの実施権契約の交渉態度はFRAND宣言をした者として信義誠実に反するので、損害賠償請求権の行使は権利の濫用として許されない。
2014(H26)年 1月23日 大合議事件に指定され、3月24日までパブリックコメントを募集
 5月16日 知財高裁大合議(平成25年(ラ)第10007及び(ラ)10008(特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立)飯村敏明裁判長)iPhone 4及びiPad2Wi-Fi+3Gは本件特許権の技術的範囲内で、本件特許に無効事由は無い。しかし本件特許権の差止請求権の行使は権利濫用に当たる。
 5月16日 知財高裁大合議(平成25(ネ)10043(債務不存在確認請求の控訴)飯村敏明裁判長)iPhone 4及びiPad2Wi-Fi+3Gに対する損害賠償請求は,FRAND条件でのライセンス料相当額を越える部分では権利の濫用であるが、上記ライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たらない。サムスンのアップルに対する実施料相当額の損害賠償請求権(約995万円及び遅延損害金)を認める。

解説(標準化技術の特許問題):
 情報通信のため共通規格化やコスト削減のための部品共通化(モジュール化)等のために標準化(共通規格)は必須となっています。そこで、通信業界等では標準化団体が結成され、規格化するべき標準技術を決定し、その団体の構成員が、自己の保有する必須特許を、技術の実施を希望する他人に妥当な条件でライセンスするためのFRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory正当かつ合理的で非差別的)宣言を行い、業界全体として標準化技術の規格を利用してゆく制度が採用されています。
 このような標準技術は業界全体で利用する規格であり、代替的手段がないのが通常です。そのため、法律で認められているとはいえ、必須特許の行使には一定の制限があってもよいのではないか、との考えがでてきます。必須特許を有する者がFRAND宣言を守らない場合に、差し止め請求権を制限なしに認めると、競業者が標準規格である技術を利用できなくなり不当な独占を認める可能性がでてくるからです。標準化技術の特許では、一定の条件下で差し止め請求権を制限しつつ、損害賠償請求権は認めることが、特許権者と公衆の権利のバランスを保つには適切であると思われます。なお、標準化技術の特許問題ではありませんが、米国最高裁には、一定の条件を付けて、差し止め請求権を認めず、損害賠償請求権のみを認めた例があります (eBay Inc. v. Merc Exchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006))。

解説(本件特許に基づく差し止め請求権):
 サムスンの特許(4642898号)は、3GPP(音声、データ及びマルチメディアサービスを提供するための、世界的に運用互換性のある、第3世代(3G)移動通信システムプロジェクト)規格として推進されているW-CDMA(UMTS)技術に必須のものです。
 1998年(平成10年)に、3GPPの普及促進と付随する仕様の標準化を目的としてETSI等が標準化団体を結成し、FRAND宣言もなされていますので、UMTS規格に準拠した製品を製造販売する者は、特許権者と適切に交渉すればFRAND条件によるライセンスを受けられると期待しています。FRAND宣言した特許権者に、無制限に差し止め請求権の行使を許容することは、そのような期待を裏切り、事業に重大な損害を与えることになります。そもそも、必須宣言特許の権利者は、特許権が全世界的に利用されるため、規格に採用されなければ得られなかったであろうライセンス料収入が得られるはずです。それにFRAND宣言とは、適正なライセンス料を得ることと引き替えに差止請求権を行使しない宣言ですので、差止請求権の行使を認める必要はあまりありません。
 本件では、サムスンはFRAND宣言をしており、アップルはFRAND条件によるライセンスを受ける意思を示していると認められますので、知財高裁では地裁決定を維持し、差し止め請求権の行使(仮処分)を認めませんでした。なお、判決を導く構成において、地裁と知財高裁では少し異なっており、知財高裁のほうが納まりがよいと思われます。

解説(本件特許に基づく損害賠償請求権):
 知財高裁では、FRAND条件によるライセンス料相当額は,原則的には、iPhone 4及びiPad2Wi-Fi+3Gの売上高に、(i)製品がUMTS規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合(寄与率)を乗じ、(ii)さらに累積ロイヤリティの上限となる率を乗じ、(iii)UMTS規格の必須特許の数で除することで算出された額となると判断しました(判決文137-148頁)。
 上記(i)UMTS規格に準拠している貢献部分(寄与率)の認定では、対象製品は移動体通信機能としてW-CDMA方式以外にGSM方式等にも準拠しており、Wi-Fi等の無線通信機能も有すること、売上高合計にはそのデザインや機能が貢献しており、アップルのブランド力やマーケティング活動も相当程度貢献していること、売上高にはメモリ容量の大小が貢献していること、iPhone4は移動体通信機能を主とする一方、iPad2には3G機能の無いiPad2 Wi-fiも販売されていることから移動体通信機がその売上げに寄与した割合はiPhone4よりも小さいこと、を判断しています。
 また、(ii)累積ロイヤリティの上限は、W-CDMAパテントプラットフォームでは基準料率を工場出荷額の5パーセント(双方当事者の主張も同じ)であることを考慮しています。
 更に、(iii) UMTS規格の他の必須特許との関係については、本件各発明の効果が限定的な場合に限られるので規格に対する技術的貢献度で特別扱いする必要は無く、必須特許の個数割りでよいこと、UMTS規格に必須となる特許を分析したものであり、当事者双方も認めているフェアフィールド社レポートによると、必須宣言された1889の特許ファミリー中、必須であるかおそらく必須である(mandatory)と判定されたのは529の特許ファミリーであったこと、を考慮した結果、ライセンス料を算定しています。
 RAND宣言された標準特許のライセンス料の算定に関してのこのように詳細な判断は世界的に意味のあるもので、他には米国ワシントン州西部地区連邦地裁James L. Robart判事による(算定基準の提案ともいえる)決定(Microsoft Corp.v.Motorola,Inc.,C10-1823,April 25,2013)がある程度です。
 なお、地裁判決は、サムスンの特許権の侵害は認定する一方、侵害により発生した損害に対して賠償請求権を認めないものでしたので、議論が生じていました。
Continue reading

アップル-サムソン知財紛争早わかり(3)

アップルのiPad意匠権(ドイツ デュッセルドルフ)
 OHIM181607-0001(外枠に銀色のベゼルが無く、全体が一体としてスマートなデザイン)

2011年 8月6日 アップルはOHIM意匠権に基づきサムスンGalaxy Tab 10.1(ベゼル無し)の仮差し止め申請サムスン旧tab
 8月9日 地裁(Johanna Brueckner- Hoffmann判事)は、Galaxy Tab 10.1の明確な類似性を認めEU域(オランダ除く)での販売仮差し止め認容
 8月16日 地裁はドイツ国内へ縮小する最終的な仮処分決定(ドイツ国内でのGalaxy Tab 10.1販売禁止が決定された)
 9月2日-7日 ベルリン家電見本市(IFA)
 9月2日 アップルは、Galaxy Tab 7.7のドイツ国内差し止め申請
 9月4日 地裁はアップルの申請の認容決定
 9月9日 地裁は10.1仮差し止めに対するサムスンの異議申請棄却、サムスンは控訴
 11月17日 サムスンはGalaxy Tab 10.1N発表(ベゼルを付けたデザインへ変更)サムスン新tab
 11月28日 アップルはGalaxy Tab 10.1N仮差し止めを地裁へ申請
 12月22日 高裁は、Galaxy Tab 10.1に関するサムスンの控訴を棄却(Tab 10.1の差し止め確定)
2012年 2月10日 地裁は、Galaxy Tab 10.1Nに対する仮差し止め申請を棄却(Tab 10.1Nは非侵害)

解説(ドイツにおけるOHIM意匠権):
 ドイツでは知的財産権の保護が厚く、侵害品の仮差し止めはかなり迅速に認められるようです。判断が比較的容易な意匠権は、競合他社の侵害被疑品を排除するために特に有効なツールといえます。しかし、意匠権の権利範囲は、非常に斬新なデザインでない限りは一般に狭く、改良変更されて権利行使を免れることも容易といえます。
 アップルは、ベルリン家電見本市(IFA) の一月前に、Galaxy Tab 10.1の仮差し止めを申請し、すぐに認められました。その結果、サムスンはバイヤーが多く集まる見本市で新製品の展示をすることができませんでした。アップルは更に、Galaxy Tab 7.7の仮差し止めを見本市初日に申請し、翌々日に処分が出されたため、サムスンは見本市期間中に初公開製品Galaxy Tab 7.7を展示から撤収しなくてはならない、という事態に陥りました。
 しかし、サムスンは2か月後にはベゼルを付けた改良型Galaxy Tab 10.1Nを発表し、この改良製品への仮差し止めは認められませんでした。
 なお、条文の解釈によってはドイツ地裁でEU域での販売仮差し止めを認容できるようですが、諸般の事情から数日後にドイツ域内での仮差し止めへ決定を修正しなおしたと思われます。

アップル-サムソン知財紛争早わかり(2)

アップルの日本特許権(東京地裁及び知財高裁)

  バウンスバック特許(スティーブ・ジョブス特許)
2011(H23)年 5月20日 バウンスバック特許4743919登録
 8月23日 アップルが特許4743919号侵害で訴訟提起
2013(H25)年 6月21日 東京地裁29部中間判決(平成23(ワ)27781(損害賠償請求事件) 大須賀滋裁判長)被告製品(被告製品3については,ソフトウェア変更前の旧製品に限る)は、特許第4743919号の特許発明の技術的範囲に属し、かつ、特許(請求項19等)は有効。

解説(特許第4743919号):特許発明は、ドキュメントやリストを指でスクロールして、ドキュメント最後に達するとスクロールが急に止まるのではなく、あたかも何かにぶつかって「跳ね返った(bounce back)」かのように動作するプログラムを備えた装置です。

解説(サムスンの事業戦略):サムスンは様々な種類のシリーズを随時新規に発売しており、新製品発売後の改良も頻繁に行っています。問題となっているバウンスバック技術は、「リストの最後になったことを視覚的に格好よく明示する技術」です。従って、バウンスバックではなく、一般的方法でリスト最後を明示するようにソフトを改変すれば、バウンスバック特許の権利範囲外とすることが可能です。サムスン製品3では販売を継続するため、2011年10月頃にソフトウェアが変更され、リストの最後になるとバウンスバックせずに青く光るようになりました。その結果、サムスンはバウンスバック特許を侵害しない製品3を売り続けました。それ以降、サムスンは世界中で事業展開し、かなりの売り上げを上げていますので、本件裁判の判決が出て損害賠償を命じられても、サムスン社の業績には大きな影響はないと思われます。

解説(無効理由):上記日本の判決では、無効理由は無いと判断されました。しかし、2013年9月27日に、ドイツ高等裁判所(ミュンヘン)ではバウンスバック特許EP2059868の内容は2007年1月9日のiPhoneプレゼンテーションhttp://www.youtube.com/watch?v=Etyt4osHgX0&feature(39分位にバウンスバック効果(黒い端の部分)が見えるようです)で公開されていると認定して無効を宣言しました。両国での判断の相違は、ドイツでは、2007(H19)年1月7日(優先日)に提出された出願書類に特許発明がclear and unambiguouslyに記載されていない、と判断され、日本では書類全体からみて優先権主張された発明が記載されている、と判断されたことによるのかもしれません。
Continue reading

アップル-サムソン知財紛争早わかり(1)

Apple i-Phone (iOS) V.S. Samsung Galaxy(Google Android)—YOUR FIRST Apple-Samsung KIT
  スマホ市場のプレイヤー
 2007年1月9日にiPhoneが発表されて以来、スマホ市場は急激に拡大してきました。最初に投入された製品が新規な市場を席巻することは常識ですし、使用方法が複雑だったり、使用契約期間が長かったりすると、消費者はなかなか他社製品へは変更せず、同じ会社の製品を使い続けるため、消費者へ最初に販売することはとても重要です。スマホ市場では、他社製品を排除するために、各社が特許権や意匠権等の知的財産権を利用して激しく争っています。最近では、特にアップル、サムソン、マイクロソフト、グーグル社が有名です。
 2011(H23)年4月15日に、アップルは米国カリフォルニア地裁サンノゼでサムスン製品に対し仮差し止め、損害賠償その他を請求する訴えを起こしました。そして、この時からアップル対サムソンの本格的な知財訴訟が始まりました。

  差し止め請求権
 「差し止め請求権」とは、特許や意匠の権利者に認められている、非常に強い権利です。(i)他社の製品(被疑侵害品)が権利を侵害していること、(ii)自分の権利が有効なこと、が認められると、侵害品の製造、輸入、販売、展示、広告等が禁止されます。侵害が明らかであって、早急に差し止めをする必要がある場合は、緊急的に差し止めの仮処分が出される場合もあります。
 (i)権利を侵害しているかどうかは、被疑侵害品が「特許請求の範囲」に含まれるかどうか、で判断されます。通常は、「特許請求の範囲」に規定された条件を一部でも満たさないと、特許権の侵害は認められません。他社としては、自社の製品が特許権の「特許請求の範囲」の条件の一つでも当てはまらなければいいのです。
 例えば、「画面に表示されたリストを動かしていって、リストの最後になるとリスト画面が跳ね返ったように見えて、もうこれ以上リストデータはないことを示す」技術が「特許請求の範囲」に記載されている特許権は、「リストの最後になるとリストが動かなくなり、画面の下部が青く光って、もうこれ以上リストデータはないことを示す」(跳ね返らない)製品を差し止めることはできません。
 同様に、従来はディスプレイの外側を銀色の外枠(ベゼル)が囲んでいるデザインが主流だったのに、ベゼルが無く一体型でスマートな外観に特徴のある製品の意匠権では、ベゼルが目立っている製品を差し止めることはできません。
 (ii)特許庁へ特許出願書類を提出した日(出願日=優先日)よりも前に、「特許請求の範囲」に規定された発明が公開されていたり、公開されたものから容易に発明できた場合、その特許権は無効とされ、他人の製品を排除することはできません。最初の特許出願書類に「特許請求の範囲」の発明が記載されていない場合にも無効となります。例えば、もし、2007年1月9日以前に提出したアップルの出願書類にバウンスバック技術が記載されておらず、2007年1月9日のプレゼンテーションで、ジョッブスがバウンスバック技術を公開したことが証明された場合には、バウンスバックの特許権は無効とされます。

  損害賠償請求権
 特許権や意匠権を侵害された場合、侵害により発生した損害を賠償してもらう「損害賠償請求権」も発生します。しかし、損害賠償を請求する場合、上記(i)、(ii)だけではなく、(iii)損害が実際発生しているのか、(iv)損害額はいくらなのか、なども裁判で争って決着をつけなくてはなりません。
 競業者同士で(iii)損害の発生の有無を争うことはほとんどありませんが、(iv) 損害額の算定は、製品の売り上げ、その特許発明の製品全体に対する貢献度(寄与度)その他、非常に様々な要因を証明・検討しなくてはなりません。必要な証拠は多く、裁判期間は長く、法定費用も高額になることが通常です。裁判が長期化している間に、相手側の製品がどんどん市場に出回り、確保したかった市場が失われてしまいます。

INVALIDITY SEARCH (3)

The advantage of Japanese Patent Publication and Japanese abstract

A great number of Japanese Patent publications have been accumulated with fine and consistent classification with minimum miswriting or misclassification in JPO.  Therefore, when the objective Invalidity material is contained in the Japanese Patent publications, it may be found effectively without omission.

In 1996, the number of Japanese Patent publication was around 400,000/year, which is 65% of the total worldwide patent publication.  The number of Japanese Patent publication has been almost the same until 2007 while the percentage of the worldwide publication has gradually decreased depending on the increase of the number of other countries Patent publication.  Even the number of Japanese Patent publication decreases from 2008, it still has 22 % of the worldwide publication in 2010 (data prepared by JPO).

It is widely known that JPO finely classifies patent publication with specific classification codes.

From the above, Japanese Patent publication is accumulated for long time resulting in huge mega-data arranged according to fine classification.  Hence, Japanese patent publication is advantageous in searching for the prior art.

As for Chinese publications which have increased in recent years to account for 40 % of the worldwide publication in 2010, Japanese abstract data of Chinese utility model prepared by machine-translation can be available from March of 2012.  These machine-translated data are prepared from English abstract data.  However, human-checking might be conducted in the future and reliability may increase.  In addition, until March of 2013, Japanese abstract data of Chinese Patent will be prepared.

With respect to Japanese abstracts of US Patent and EPO application which have no corresponding Japanese Patent application, they have been manually translated and available as before. 

From the above, Japanese abstracts of Patent publication of US and EPO and Chinese utility model are classified and arranged in relatively high quality enabling higher quality search.

Why we can provide with high quality searching service

Today, we have many searching companies in Japan.  However, many clients feel frustration on unstable quality of the searching results.  Some of the reasons may relate to (i) each searcher has different levels of skills and abilities, (ii) a searcher is sometimes unable to understand the object and/or target of searching sufficiently.  These reasons can be solved by involvement of a patent attorney who has legal knowledge of IP and searching skills and is able to communicate with client.

However, Japanese patent attorneys have been used to deal with prosecution procedures before JPO and have little motivation to develop searching skills that is very difficult and time-consuming.  Hence, Japanese patent attorneys having reliable searching skills are very rare except for in-house searcher patent attorney of big pharmaceutical companies.

We have worked patent and trademark prosecution procedures for more than 15 years in Patent offices in chemical field, dealing cases of domestic and foreign big, medium-sized or small companies including English translation.  We have experienced some ex parte and inter parte court cases and also made written statements of an expert opinion on patents.  Based on the experiences, we are skilled in usage of various technical terms indicating the same, generic or specific concept as well as in various technical procedures, thus we are able to select keywords and to understand sorting codes easily.

In recent years, we have developed patent searching skills by attending high class seminar held by National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT) which is an extra-departmental body of Japan Patent Office (JPO) and by attending Information Science and Technology Association Japan (INFOSTA) as a member.  As a result, we learned to prepare and assess searching formulae showing search quality and have the acquaintance of good searchers.

When you have a plan to search for Japanese prior art, please make contact with us.

HOME 

INVALIDITY SEARCH (2)

Steps of Invalidity Search

(a) To grasp the minimum invalidity range necessary for client.

(b) To understand what description is necessary for invalidity publication and to expect the description described in the objective publication.

(c) To prepare searching formulae by selection and combination of keywords and classification codes in order to obtain an appropriate hit number form mega-data without omission while avoiding unnecessary publications (noise) as far as possible.

(d) To conduct screening the hit publications in order to find objective Invalidity publication(s).

Quality of Invalidity Search

In order to maintain high quality Search, in the above steps (a) to (d), the followings should be noted.

(a) When the objective range to be invalidated is narrower than the claimed range, it is useless to find a material outside the objective range even it is within the claimed range.  In order to conduct effective search, close communication with a client is necessary for defining the objective range appropriately.

With respect to management of confidential information, our client is able to request us to conduct invalidity search safely.  District of Massachusetts court admitted the privilege covering a communication between Japanese patent attorney and a client referring to the Civil Proceedings Act of Japan (Article 220, Par. 4, Item C and Article 197, Par. 1, No.2) (VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8 (DC Mass. 2000).

It is available for our client to communicate with us in English or Japanese on the telephone.

(b) In addition to technical knowledge, legal knowledge regarding the invalidity of the target is necessary for expecting what description should be described in the target publication.

(c) In order to prepare searching formulae which is able to prevent the omission of target, to reduce the amount of noise and to obtain the hit number enabling visual screening, grasping the target search range, selection of appropriate data-base, knowledge about sorting codes specific to Japan Patent Office, and searching technique are necessary. 

(d) In screening, the expectation of the publication descriptions of the above (a) should be modified according to technical knowledge and legal knowledge.  After evaluation of the description of the hit publication, the most appropriate publication(s) is specified.

From the above, when a matured patent attorney with good searching skills conducts or manages searching with the above (a) to (d) steps, high quality search results can be obtained at reasonable cost.

For more information, please press INVALIDITY SEARCH (3).

HOME

INVALIDITY SEARCH (1)

When a searcher knows what objective invalidity material is, invalidity material can be easily found when he luckily has the following conditions:

(i) The objective invalidity publication exists in the database.

(ii) The technical field of the search target is appropriate.

(iii) The used keyword is described in the publication.

(iv) The amount of publications published in the technical field is not huge, thus the hit numbers obtained by searching does not have a long list and visual inspection of all hit data can be done easily and the objective invalidity material will be obtained.

However、usually the above conditions (i) to (iv) are hardly fulfilled .

(i) Usually, it is not known if an objective invalidity publication exists or not, in addition, it is difficult for one who is not a skilled searcher to recognize what description is necessary for the invalidity publication.

(ii) Technical knowledge regarding the invention and knowledge regarding the sorting of techniques in the field is necessary for selecting a searching target field appropriately.

(iii) Whether the selected keyword is described in a publication or not is unknown, as well as selection of keyword is difficult because characteristic keywords in the technical field should be considered.

(iv) When the amount of publication published in the objective technical field is huge, the hit numbers of search become enormous making visual inspection impossible.  Therefore, more finely classified code in above (ii) should be selected and combined each other as the need arises.

With respect to a target publication in a form of image data whose text data does not exist in the database, keyword searching of (iii) is impossible, thus the above (ii) and (iv) become more important.

For more information, please press INVALIDITY SEARCH (2).

HOME          SERVICE